知財実務のセオリー（岩永利彦）
知財実務に関する本です。とはいえそこまで深く実務にはいるというよりは実務を一段上から解説した本、という形です。
ここまできっちりと、知財実務を注意点とともに、そしてわかりやすく記載いただいている本は無かったので、とても貴重です。
なにより、増補版を出していただいていて、最新の状況に合わせた内容になっていることが何よりうれしいです。
ー内容と抜粋ー
請求項の一部の模倣は、特許侵害とは言えない。
特許を侵害すると言う場合、その製品の特許請求項に書かれた全部を具備した場合のみを指す。
つまりある請求項に、様々なことが書いてあり、その一部でも該当しない場合は侵害しているとは言えない。あたりまえとも言えるが、案外ミスを犯しやすい部分である。
逆に言えば、特許を取る時、あまり絞りすぎた請求項を作っても、他社は回避しやすくなる。
特許かノウハウか
特許出願をするか、ノウハウとして秘匿化するかの判断は、たった1つの基準で決まる。
それは【その発明、考案、工夫、技術などが、リバースエンジニアリングで判明するものかどうか】である。判明するならば特許出願をする、そうでなければ秘匿化すべきである。
リバースエンジニアリングをしてもわからないようなものを特許出願してしまうことは、価値のある情報を無償で公開してしまうこととイコールである。他社の特許侵害を確認できないものを公開する事はなんとしても避けるべき。
特許を持っていることと、特許を自由に使えることはイコールではない
特許を取るためには、他社の特許や先行事例に対し、新規性と進歩性があることが重要となる。逆に言えば、他社の特許に対し新規性や進歩性があれば、特許化することが可能となる。ただし、その場合特許をとったからといって、自社がその特許を実施したら参考にした他社の特許の侵害になる場合がある。そのため、特許を保有していることと、自由に行使できることには差があるということを理解しておくべし。
特許要件は新規性と進歩性。進歩性とは？
進歩性とは、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（これを当業者、という）が先行技術に基づいて容易に発明をすることができなかった場合のことである。
新規性が先行技術との同一性問題であるのに対し、進歩性とは、先行技術との発明の幅の問題と言える。
進歩性には作用効果や商業的成功等に結びつきやすい、技術的な結果が必須であるとされる。 他方で、特許法29条2項には「進歩」という単語は存在しない。そのため技術的な進歩は不要とする考え方もあり、その場合は当業者が容易に発明をすることができたかだけを判断する。
参考：特許法29条
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
２ 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
クレームチャートで特許を詳細検討
クレームチャートとは、検討する特許対象する製品、特許等との対応表のことである。下記をクレームチャートと呼び、検討すべき特許の構成要件を分割説明したものを左欄に、その右に、対応する 実際の製品の要素や特許の構成要件との対比を記載していく。
クレームチャートを記載する事は特許実務の基本中の基本と言える。
特許はわかりやすさが非常に重要
特許制度は、他人を罠にはめるためのものではなく、自社の事業を守るためのものである。わかりにくい明細書は争われる元であり、分かり易くなければ他人が侵害したのかそうではないのか、他人にも特許権者にもわからない。
未だにわかりにくい特許の方が相手をはめやすく良い、と考える弁理士も存在することは事実だが、わかりにくい明細書はまったくの失格であると考える。
そのため、クレームにあげた発明については全て実施例として上げ、説明を加えておいた方が良い。将来の補正や分割の可能性もあるからである。
クレームの用語で一般的でないものについては、定義を記載しておくべきだ。さらに、記載したクレームよりも狭い範囲の補正に対応するため、明細書の中には相当程度に具体的である程度幅がある記載をする必要がある。
特許侵害可能性への対応
特許侵害の可能性のことを、イ号物件と呼ぶ。イ号物件について文章を作る際は、相手の用語を用いることが多い。例えば製品名についても相手がパンフレット上で謳っている製品名を利用する、などである。
また、出願経過時とは矛盾した主張をしていると、実施者側からの手痛い反論のもととなる。出願時は拒絶請求に対し、広い文言を狭い意味に解釈するように説明しておきながら、権利行使時には広い意味で説明をする、などを行った場合、そこをつかれると非常に弱い交渉となる。
相手に権利を侵害されていると信じ、訴訟に踏み切る場合でも、事前に警告書を送ることが重要である。特許法101条2号5項に「知りながら」という文言があるため、権利を行使する前に相手が知っていたという事実を作ることに使えるからだ。
本来訴訟は悪手
訴訟は、当事者とは縁もゆかりもない第三者の裁判官に判断を委ねるという意味で、予測可能性の乏しい手段である。
特に、日本の特許権侵害訴訟の場合、文系の裁判官を、理系の特許庁の調査官が補佐するという極めていびつな構造となる。
特許庁が被告となりえる知財高裁においても、特許庁出身の調査官が存在するというのは、手続き的正義の観点からすると実に驚くべきこととも言える。
訴訟において大事なものは証拠である。知財担当者としては、社内のあらゆる証拠を準備し裁判で不利にならないように弁護士をサポートするように心がけたい。
ライセンス契約の際の注意点
ライセンサー、ライセンシーそれぞれが、下記の点に気をつけながら契約を結ぶこととしたい。現実には、立場が強い方の意見が通りやすいが、なるべく交渉でイーブンに持っていきたいものである。
他者が警告書を送ってきた場合
自社が責められる側となった際、まずは事実関係の確認が非常に重要となる。具体的には、そもそもその特許は本当に権利化されているのか、実際の権利者は誰か、相手がクレームの解釈をいびつな解釈としていないか。これらの確認のために、特許原簿の写しをすぐに手配したい。
それに加えてもちろん、その特許を無効にする材料を探したり、本当に自社の製品が特許侵害をしていると言えるのか技術的な調査を行ったり、弁護士への連絡を行い弁護士選定を行ったり、様々なことを行う。攻めるより、攻められる方が準備することは急ぎであり、かつ多くなりがちである。
無効審判を行う際は先行技術を見つけ、その先行技術と本願発明との差を認定し、その差があるかどうか、あるとしても、進歩性があると言えるかどうかに論点を絞るような進め方となる。
なお、無効審判を請求する際は、無効審判に慣れている弁護士・弁理士が少ないため、それに得意な人・事務所を選定することが重要となる。
